Har du planer om at eksportere til Kina, gør du klogt i at beskytte dit varemærke. Det kan dog være en kringlet proces, hvorfor omtanke og forberedelse er nøgleord i forbindelse med en kinesisk varemærkeregistrering.

Kina benytter sig af det såkaldte ”first-to-file”-system, hvilket betyder, at beskyttelsen er afhængig af, hvem der først har ansøgt om registrering af mærket. Det betyder også, at mange virksomheder har problemer med at registrere deres varemærker i Kina, fordi flere kinesiske virksomheder registrerer varemærker, som de ikke har i sinde at gøre brug af, men som udelukkende har til formål at spænde ben for konkurrenter eller er blevet registreret for at blive videresolgt til overpris.

Registreringshindringer
Hvis du i Danmark sender en varemærkeansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen, og de finder lignende varemærker, der allerede er registreret, sender de dig en søgningsrapport, der identificerer ældre ansøgte og registrerede varemærker, som du risikerer at krænke ved registreringen af dit varemærke. Det er derefter op til dig, om du vil fortsætte med ansøgningen eller ej. Der er altså tale om det man kalder en relativ registreringshindring, hvilket betyder, at Patent- og Varemærkestyrelsen lader det være op til varemærkeindehavere at gøre indsigelse mod en ny ansøgning, frem for at afvise ansøgningen automatisk.

I Kina er det imidlertid anderledes. Her afvises din ansøgning automatisk af myndighederne, hvis der findes lignende varemærker, og en eksisterende varemærkeregistrering er således en absolut registreringshindring. Det spiller altså ingen rolle, om den varemærkeret, du angiveligt krænker, ville have gjort indsigelse, hvis de selv skulle have taget affære. Ansøgningen bliver afvist.

Selvom der ikke findes officielle tal, regner man med, at 70-80 % af alle varemærkeansøgninger i Kina afvises på grund af eksisterende varemærker, og eftersom Kina er dét land i verden med allerflest varemærkeransøgninger (over 8 millioner om året!), vil mængden af afvisninger kun være stigende.

Mulighederne ved afvisning
Modtager du en afvisning, har du mulighed for at indlevere en besvarelse til myndighederne, og på den måde holde ansøgningen i live og bevare din prioritetsdag. Skyldes afvisningen en eksisterende rettighed, kan du i samme ombæring indlevere en udslettelsesbegæring mod den eksisterende rettighed, der blokerer for din registrering. En udslettelsesbegæring kan bl.a. begrundes i, at det blokerende varemærke ikke er i brug, hvilket ofte vil være tilfældet for de føromtalte varemærker, der blot er sat i verden for at spænde ben for deres konkurrenter eller lignende.

Før i tiden var det muligt at bede myndighederne om at sætte behandlingen af ansøgningen i bero, indtil der forelå en afgørelse i udslettelsessagen, og man – som oftest – havde fået det eksisterende varemærke udslettet. Der forelå således gode muligheder for at få registreret sit varemærke på trods af en eksisterende, blokerende rettighed, samtidig med, at man kunne beholde sin prioritetsdag.

De kinesiske myndigheder har imidlertid ændret denne praksis, og mulighederne er derfor ikke de samme i dag – faktisk er det blevet markant sværere at være varemærkeansøger:

Mulighederne i dag
I dag er det ikke længere muligt at sætte sin ansøgning i bero, hvilket betyder, at ansøgningsprocessen fortsætter sideløbende med udslettelsessagen mod det eksisterende varemærke. Man kan altså ikke trække håndbremsen på ansøgningen og vente på en afgørelse i udslettelsessagen.

Fordi sagsbehandlingstiden for udslettelsessager er markant længere end sagsbehandlingstiden for en ansøgning, vil det i praksis ikke være muligt at få en afgørelse i udslettelsessagen, før ansøgningen er færdigbehandlet. Får du en afvisning, kan du således godt indlevere en besvarelse og en udslettelsesbegæring samtidig, men når myndighederne behandler besvarelsen, er det eksisterende varemærke endnu ikke udslettet, hvilket betyder at myndigheden når frem til samme resultat som første gang de behandlede ansøgningen; afvisning.

Det nye system er således ingenlunde fordelagtigt for registreringen af varemærker i Kina, og der hersker ingen tvivl om, at det gamle system gav langt bedre mening – i hvert fald i de situationer, hvor et eksisterende varemærke blokerer for en ansøgning. De nye regler er indført med sigte på at de kinesiske myndigheder hurtigere kan behandle den store mængde ansøgninger, de modtager, og tanken er egentlig god nok – men i praksis rammer den rigtig skævt og gør det svært for varemærkeejere at få deres ansøgninger igennem.

Som følge af den ændrede praksis, er det derfor blevet nødvendigt at tænke i alternativer, når der skal søges om varemærkeregistrering i Kina. Heldigvis er der stadig forskellige muligheder, du kan gøre brug af:

1. Forundersøgelse
Det umiddelbart bedste middel i kampen mod afvisninger, er at lave en forundersøgelse af varemærket. Det vil sige, at vi screener den kinesiske varemærkedatabase for lignende varemærker. Finder vi eksisterende varemærker, der sandsynligvis kommer til at blokere for din ansøgning, kan vi indlevere en udslettelsesbegæring mod dem inden vi indleverer din ansøgning.
Modtager du herefter en afvisning af din ansøgning, vil myndighederne være markant mere åbne for at sætte sagen i bero, indtil der foreligger en afgørelse i udslettelsessagen, fordi udslettelsesbegæringen er indleveret før ansøgningen. Samtidig får du en idé om, hvorvidt det overhovedet giver mening at vælge netop dét varemærke – eller om udsigten til at opnå en varemærkeregistrering er så dårlig, at du skal genoverveje sagen og tænke i andre baner.

2. Besvarelse af afvisning og indlevering af udslettelsesbegæring
Selvom myndighederne har ændret praksis, er det stadig muligt at gå traditionelt til værks. Det er altså stadig muligt at indlevere besvarelse af afvisningen samt en udslettelsesbegæring mod det blokerende varemærke og håbe på, at udslettelsesbegæringen behandles før besvarelsen.

Denne løsning vil dog 99 % af gangene ikke kunne lade sig gøre, da besvarelsen som oftest behandles langt hurtigere end udslettelsesbegæringen.

3. Besvarelse af afvisning og anlæggelse af civilt søgsmål
I stedet for at indsende en udslettelsesbegæring, er det også muligt at anlægge et civilt søgsmål mod indehaveren af den blokerende ansøgning. Du skal dog holde dig for øje, at en sådan løsning vil være meget dyr og sjældent kan svare sig.

4. Indlevering af ny ansøgning
Har du ikke fået foretaget en forundersøgelse, og er du havnet i en situation, hvor du har fået afvist din første ansøgning, er et sidste alternativ ikke at reagere på afvisningen, men lade ansøgningen dø, indlevere en udslettelsesbegæring mod det blokerende varemærke, og derefter indlevere en ny ansøgning. Får du herefter en afvisning af den nye ansøgning, vil du kunne bede myndighederne sætte ansøgningen i bero, indtil der foreligger en afgørelse i udslettelsessagen – altså samme situation som mulighed nr. 1 ovenfor (bare senere i processen).

Selvom det er et hyppigt brugt alternativ, er det langt fra optimalt, fordi den prioritetsdato, du opnåede med din første ansøgning, ikke kan videreføres til den nye ansøgning, og dermed vil du ende med en prioritetsdato, der ligger lang tid efter den første. I perioden mellem den første prioritetsdato og den nye prioritetsdato, kan der være kommet et væld af nye ansøgninger, som du i så fald vil være nødt til at forholde dig til.

Vores anbefaling
Med det nye system er der ingen tvivl om, at det er blevet vanskeligere at få registreret varemærker i Kina, og derfor er du som ansøger nødt til at tænke i alternativer.

Godt begyndt er som bekendt halv fuldendt, og vores klare anbefaling er at følge mulighed nr. 1 som skitseret ovenfor, altså en indledende forundersøgelse og eventuel udslettelsesbegæring, før du indleverer din ansøgning. Selvom udgifterne forbundet med selve ansøgningsprocessen derved bliver en smule højere, kan du forhåbentlig undgå at skulle bruge penge på at indlevere udslettelsesbegæringer senere i forløbet, og – vigtigst af alt – kan du bevare din prioritetsdato frem for at skulle opgive din ansøgning og starte forfra.

Vi har stor erfaring med håndtering af kinesiske ansøgninger, og vi har en række dygtige forbindelsesadvokater i Kina, som kan levere forundersøgelser hurtigt, og som har indgående kendskab til den kinesiske varemærkepraksis. Vi er derfor godt klædt på til at hjælpe dig – både hvis du har planer om at kaste dig ud i det kinesiske marked, og hvis du allerede er godt i gang.

Sådan kommer du videre
Bestil → VAREMÆRKE KINA

Kontakt vores specialister
Få råd og vejledning om rettighedsbeskyttelse i Kina→ KONTAKT OS